2019-09-27
Naruszenie znaku towarowego UE w Internecie – jak określić miejsce naruszenia i gdzie wnieść pozew?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej powództwo o naruszenie tego znaku można wnieść m.in. do sądu państwa członkowskiego, w którym „miało miejsce naruszenie”. Czy miejscem tym jest miejsce działania naruszyciela czy miejsce wystąpienia skutków tego działania? I co w sytuacji, gdy naruszyciel działa wyłącznie na rynku online?

Znak towarowy Unii Europejskiej jest niezwykle popularnym i stale zyskującym na znaczeniu narzędziem ochrony marek przedsiębiorców działających na rynku europejskim. Wynika to zarówno z jednolitego poziomu ochrony tego prawa zagwarantowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i ze sprawności egzekwowania tej ochrony przed specjalnie w tym celu powołanymi sądami. Popularność instytucji znaku towarowego UE przekłada się też niestety na skalę działania naruszycieli, w tym na stale wzrastającą liczbę naruszeń dokonywanych w ofertach handlowych i reklamach zamieszczonych w Internecie. W praktyce często zdarza się, że podmiot posiadający siedzibę w jednym państwie członkowskim adresuje internetową ofertę lub reklamę swoich produktów z wykorzystaniem naruszających oznaczeń bezpośrednio do odbiorców z innego państwa członkowskiego. Problem w dochodzeniu ochrony przed tego typu naruszeniami pojawia się w sytuacji, gdy właściciel znaku towarowego UE chce skorzystać z jurysdykcji sądu właściwego do rozpoznania sprawy nie ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania naruszyciela, lecz ze względu na miejsce wystąpienia naruszenia. Pojawia się bowiem pytanie – czy w tego typu przypadkach miejscem naruszenia jest miejsce działania naruszyciela, miejsce zlokalizowania serwerów serwisu internetowego, z którego korzysta naruszyciel czy też miejsce, w którym znajdują się właściwi odbiorcy kierowanej przez naruszyciela oferty lub reklamy?

Określenie sądów właściwych miejscowo do rozpoznania spraw o naruszenie znaku towarowego UE

Jurysdykcję sądów w sprawach powództw o naruszenie znaków towarowych UE reguluje wyczerpująco Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. W art. 125 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 sformułowano ogólną regułę jurysdykcyjną, zgodnie z którą postępowania odnoszące do tego typu spraw toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub przedsiębiorstwo. W art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 przewidziano jednak alternatywnie, że postępowania te mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia.

Warto przy tym zauważyć, że wybór każdej z wymienionych reguł właściwości sądów pociąga za sobą odmienne skutki. Wszczęcie postępowania w przedmiocie naruszenia znaku towarowego UE przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego dotyczy naruszeń popełnionych w jakimkolwiek państwie członkowskim, powodując zawisłość sporu na terytorium całej Unii Europejskiej. Jurysdykcja sądu na podstawie art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 została natomiast ograniczona do naruszeń występujących w państwie wszczęcia postępowania (miejsca wystąpienia naruszenia).Warunkiem wszczęcia postępowania na gruncie art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 w każdym państwie członkowskim z osobna jest jednak wykazanie, że na tym właśnie terytorium nastąpiło naruszenie znaku towarowego UE. Jest to o tyle trudne, że Rozporządzenie 2017/1001, odnosząc się do sformułowania „miejsca naruszenia” w żadnym miejscu nie precyzuje, czy chodzi o miejsce, w którym pozwany podjął czynności, które w efekcie naruszyły prawa właściciela znaku UE czy też o miejsce, w którym nastąpił skutek tych działań. Zdefiniowanie miejsca naruszenia budzi szczególne wątpliwości w sytuacji transgranicznego posługiwania się naruszającymi oznaczeniami w Internecie, tj. gdy podmiot z jednego państwa członkowskiego (lub spoza Unii Europejskiej) adresuje ofertę lub reklamę naruszającą prawa z rejestracji znaku UE do odbiorców z innego państwa członkowskiego.

Miejsce działania naruszyciela czy miejsce wystąpienia skutków tego działania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał już szansę w przeszłości odnieść się do transgranicznych naruszeń znaku UE dokonanych w Internecie m.in. w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C‑324/09 L’Oréal przeciwko eBay, w którym zaznaczył, że możliwość stwierdzenia naruszenia znaku towarowego UE w przypadku sprzedaży lub reklamy produktów opatrzonych naruszającymi oznaczeniami zamieszczonej w Internecie i skierowanej do konsumentów przebywających na terytorium Unii jest niezależna od faktu, że osoba trzecia, od której pochodzi ta oferta lub reklama, ma siedzibę w państwie trzecim lub że serwer serwisu internetowego, z którego korzysta ta osoba, znajduje się w takim państwie, lub że towar będący przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje się w państwie trzecim. Rozstrzygnięcie to – poprzez odwołanie się do kryterium zaadresowania oferty do konsumentów na konkretnym terytorium – wskazywałoby na powiązanie pojęcia „miejsca naruszenia” z miejscem, w którym działanie naruszyciela wywołuje skutki. Wyrok ten nie poruszał jednak w ogóle kwestii określenia jurysdykcji sądu, którego właściwość do rozpoznania potencjalnego sporu o naruszenie znaku towarowego UE wynikałaby z miejsca wystąpienia tego naruszenia.    

Wątpliwości interpretacyjne na tle art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 w przypadku naruszeń znaku towarowego UE w Internecie pogłębił wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C‑360/12 Coty Germany przeciwko First Note Perfumes, w którym TSUE rozpatrując kwestię rozumienia pojęcia „miejsca naruszenia” w odniesieniu do naruszeń popełnionych „offline” (oferowania i sprzedaży towarów opatrzonych naruszającymi oznaczeniami w dystrybucji stacjonarnej) zauważył, że pojęcie „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie” dotyczy terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie, a nie terytorium państwa członkowskiego, w którym wspomniane naruszenie wywołuje skutki. Stosując powyższe wytyczne również do sporów na gruncie naruszeń znaków towarowych UE na rynku online, niektóre sądy państw członkowskich stwierdzały, że sądem właściwym ze względu na miejsce naruszenia jest sąd państwa członkowskiego, w którym pozwany podjął decyzję o reklamowaniu lub oferowaniu do sprzedaży naruszających towarów za pośrednictwem strony internetowej lub portali społecznościowych i podjął działania w celu realizacji tej decyzji, a nie sąd państwa, w którym znajdują się adresaci oferty pozwanego.

Podejście to zdawało się nie uwzględniać specyfiki działalności internetowej, w przypadku której często nie da się w sposób precyzyjny ustalić i wykazać konkretnego miejsca, w którym dany podmiot podjął działania w celu zamieszczenia oferty lub reklamy internetowej naruszającej prawa z rejestracji znaku towarowego UE. W praktyce takie czynności mogą być podejmowane z każdego miejsca na świecie, co przy zaprezentowanym podejściu sądów państw członkowskich de facto eliminuje możliwość wniesienia pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce naruszenia w przypadku naruszeń znaku towarowego UE dokonanego wyłącznie w Internecie.

Miejsce, w którym działania naruszyciela nabrały charakteru reklamowego lub charakteru ofert sprzedaży?

Remedium na opisaną wykładnię pojęcia „miejsca naruszenia” przyniósł niedawny wyrok TSUE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie C‑172/18 AMS Neve przeciwko Heritage Audio, w którym Trybunał wyraźnie zaznaczył, że czyny polegające na reklamowaniu i oferowaniu do sprzedaży towarów lub usług pod oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku towarowego UE są „popełniane” na terytorium, na którym nadano im ich charakter reklamowy bądź charakter oferty sprzedaży, co oznacza rzeczywiste udostępnienie treści handlowej konsumentom i profesjonalistom, do których jest kierowana. Właściciel znaku towarowego UE może zatem wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego do sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się konsumenci i profesjonaliści będący adresatami reklam lub ofert sprzedaży zamieszonych w Internecie, bez względu na fakt, że domniemany naruszyciel podjął decyzje i działania prowadzące do wyświetlenia tych reklam i ofert sprzedaży w innym państwie członkowskim.

W powołanym orzeczeniu TSUE zdaje się wychodzić poza literalną wykładnię pojęcia „miejsca naruszenia” z art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001, uwzględniając praktyczne aspekty funkcjonowania handlu na rynku elektronicznym i wychodząc tym samym naprzeciw interesom właścicieli znaków towarowych UE. Możliwość wszczęcia postępowania w państwie, w którym znajdują się odbiorcy oferty internetowej naruszającej prawa z rejestracji znaku towarowego UE jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy miejsce wystąpienia transgranicznego naruszenia jest jednocześnie głównym miejscem prowadzenia działalności właściciela tego znaku. W takiej sytuacji skorzystanie z zasady jurysdykcyjnej przewidzianej w art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 pozwoli zaoszczędzić znaczne koszty, które właściciel znaku UE musiałby ponieść w związku ze wszczęciem postępowania przed sądem zagranicznym, który byłby właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania naruszyciela.

Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, jak dalece skonkretyzowana musi być reklama lub oferta internetowa, aby uznać ją za skierowaną do odbiorców z określonego państwa. Z pewnością warunku tego nie spełnia sama dostępność w danym państwie strony internetowej zawierającej reklamę lub ofertę produktów naruszyciela. Wydaje się, że czynnikami przesądzającymi w tym zakresie powinny być: język, w którym sformułowano reklamę lub ofertę oraz informacje dotyczące obszaru geograficznego dostaw produktów objętych ofertą. Oznacza to, że w przypadku powództw wnoszonych z wykorzystaniem art. 125 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 sądy państw członkowskich, w tym Sąd Okręgowy w Warszawie – XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, już na etapie badania swojej właściwości zobligowane będą poddać dokładnej analizie treść oferty lub reklamy, której zarzuca się naruszenie praw wynikających z rejestracji znaku towarowego UE.




Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Blog kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, na którym piszemy o otoczeniu prawnym wytwarzania, sprzedaży, promocji i utylizacji produktów konsumenckich. Omawiamy kierunki zmian w prawie konsumenckim i ich wpływ na biznes m.in. w kontekście "Nowego ładu dla konsumentów" KE. Poruszamy kwestie regulacyjne związane z pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu przez wprowadzenie do obrotu, działania promocyjne, dystrybucję, handel międzynarodowy, relacje z konsumentami, w tym sprawy związane z rękojmią, gwarancją i odpowiedzialnością za produkt przez prawo konkurencji, a na gospodarce odpadami i ochronie środowiska kończąc. Odnosimy się również do zagadnień związanych z prawnymi aspektami doboru marki produktu oraz egzekwowaniem jej skutecznej ochrony. Serwis tworzą prawnicy zespołu Commercial oraz zaproszeni goście.  

O autorach
Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter. Zostaw nam adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. Do subskrybentów bloga w pierwszej kolejności trafiać będą również przygotowywane przez nas materiały specjalne.


Tagi
Archiwum
2019
Poznaj inne nasze serwisy

Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.



Przechodzę do serwisu